Delphi insights: Nytt avgörande från pmöd om vikten av att bevisa skada i varumärkesrättsliga mål

Den som begår ett varumärkesintrång är skyldig att betala skadestånd till varumärkesinnehavaren. Varumärkesinnehavaren ska enligt utgångspunkten få full ersättning för sin skada. Detta följer av 8 kap. 4 § varumärkeslag (2010:1877) (”VML”). Trots detta är det vanligt förekommande att varumärkesinnehavaren faktiskt inte får full ersättning för skadan p.g.a. bevisproblematik och som en konsekvens av det inte heller får full ersättning för sina rättegångskostnader. Detta belystes nyligen i Patent- och marknadsöverdomstolens (”PMÖD”) avgörande PMT 1029-23.

Skadestånd enligt VML

Enligt 8 kap. 4 § VML ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Skadeståndet delas alltså upp i två delar: skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för ytterligare skada.

Skälig ersättning för utnyttjandet är oberoende av oaktsamhet och uppsåt och ska i princip alltid betalas. Skälig ersättning beräknas vanligtvis som en hypotetisk licensavgift (den licensavgift som borde ha betalats om den som begått intrånget hade fått en licens för sin användning). Om uppsåt eller oaktsamhet föreligger ska även ersättning för ytterligare skada betalas till varumärkesinnehavaren. 8 kap. 4 § VML räknar upp fem faktorer upp som särskilt ska beaktas vid bestämmandet av ersättningen för ytterligare skada, t.ex. utebliven vinst, skada på varumärkets anseende och vinst som den som har begått intrånget har gjort. Varumärkesinnehavaren har bevisbördan för att intrånget har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, att ytterligare skada föreligger och hur stor skadan är. Det är här det ofta uppstår problem för varumärkesinnehavaren, vilket senast visades i PMÖD:s avgörande PMT 1029-23.

PMT 1029-23

Thomas Betong AB och Thomas Concrete Group AB (”Thomas betong”) väckte talan mot två tyska bolag (thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH, ”Svarandebolagen”) och gjorde gällande att Svarandebolagens användning av olika variationer på THOMAS gjorde intrång i Thomas betongs varumärken THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG. Thomas betong yrkade bl.a. att PMÖD skulle fastställa att Svarandebolagen är skyldiga att betala skadestånd för intrånget (skälig ersättning samt ersättning för ytterligare skada). Thomas betong gjorde gällande att den ytterligare skadan bestod i allvarliga funktionsskador då skador har uppstått på ursprungsangivelsefunktionen, kvalitetsgarantifunktionen, reklamfunktionen och investeringsfunktionen, se härtill Patent- och marknadsdomstolens dom i mål nr. PMT 8911-20 och mål nr. 2908-22, s. 22.

PMÖD kom fram till att Svarandebolagen genom sin användning av olika variationer på THOMAS gjorde intrång i Thomas betongs rättigheter. PMÖD fastställde att Svarandebolagen är skyldiga att betala skälig ersättning till Thomas betong för utnyttjandet av Thomas betongs varumärken. PMÖD ansåg även att utredningen i målet visade att intrången begåtts uppsåtligen. Enligt PMÖD var Thomas betongs påståenden om funktionsskador mycket abstrakta och enbart bestått av beskrivningar i allmänna ordalag om försämrad särskiljningsförmåga och goodwill. Thomas betong åberopade inte enligt PMÖD:s bedömning några konkreta omständigheter som kunde anses utgöra någon immaterialrättslig skada och konstaterar att (se s. 22–23 i PMT 1029-23):

Den omständigheten att domstolen konstaterat att det genom förväxlingsrisken finns en risk för att kännetecknets grundläggande funktioner kan skadas är inte tillräckligt för att det ska vara visat att det uppkommit en ersättningsgill skada. På grund av det anförda ska käromålet såvitt avser fastställande av ersättning för ytterligare skada ogillas.

Trots att uppsåtligt intrång konstaterats i Thomas betongs rättigheter får alltså inte varumärkesinnehavaren full ersättning för skadan då denne inte lyckats visa att ytterligare skada föreligger. Detta får konsekvenser för fördelningen av rättegångskostnader. Då Svarandebolagen har nått viss framgång med sitt överklagande, framförallt gällande frågan av fastställelse av ersättningsskyldighet, bedöms inte Thomas betong ha vunnit full framgång med sin. Svarandebolagen förpliktades därför enbart att svara för två tredjedelar av Thomas betongs rättegångskostnader i PMÖD. Thomas betong förlorar alltså ersättning för ytterligare skada och får själva stå för en tredjedel av sina rättegångskostnader i PMÖD.

Reflektioner

PMÖD:s resonemang och domslut i mål nr PMT 1029-23 gällande ersättning för skada och rättegångskostnader är inte på något sätt unikt, tvärtom. Thomas betong är bara den senaste i raden av rättighetsinnehavare som inte får full ersättning för skadan de åsamkats av ett varumärkesintrång. Ofta läggs mycket tid och resurser på att föra bevis kring att en viss rättighet existerar och/eller att intrång föreligger. Minst lika mycket tid och resurser bör dock läggas på att konkretisera och bevisa att ytterligare skada faktiskt existerar (och – beroende på hur talan är utformad – skadans storlek). Att ett intrång konstaterats och att det därigenom finns en risk för funktionsskador är inte tillräckligt för att visa att det uppkommit ytterligare skada. Thomas betong hade t.ex. kunnat konkretisera goodwillskadan genom att kräva ersättning för en annonskampanj för att återställa förlorad goodwill. Vidare hade en marknadsundersökning kunnat genomföras i syfte att klarlägga och kvantifiera hur Svarandebolagens användning av THOMAS påverkat omsättningskretsens uppfattning om kvaliteten på Thomas betongs produkter och de värderingar, den stil och status som är förknippade med dem.

Det är svårt att bevisa ytterligare skada men det finns mycket att vinna på att lägga lite extra tid på att utreda och föra bevis kring den ytterligare skadans existens och storlek: full ersättning för skadan och rättegångskostnader.